Louboutin blinda su famosa suela roja

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El pasado 9 de marzo de 2016 Louboutin, la firma de lujo de la industria del calzado, inició una acción por violación de marca contra la empresa holandesa “Van Haren” distribuidora de calzados, ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya (Países Bajos).

La empresa de Christian Louboutin había registrado como sello identificativo de su marca “la famosa suela roja de sus zapatos” el 28 de diciembre del 2009 en la Oficina de Propiedad Industrial del Benelux, dentro de la clasificación “Zapatos (con excepción del calzado ortopédico)”, cuya categoría fue modificada años después por parte de Louboutin, limitándose ahora solo a los “zapatos de tacón alto”. Y “Van Haren” comercializó durante el año 2012 zapatos de tacón copiando la suela roja de la conocida marca.

¿En qué consiste una acción por violación de marcas?

Una acción por violación de marcas consiste en que las empresas que hayan registrado una marca de forma oficial tienen la opción de ejercitar acciones civiles y penales contra quienes lesionen ese derecho, como pueden ser pedir el cese de los actos que violen su derecho, así como una indemnización por los daños y perjuicios sufridos e incluso se puede llegar a pedir la destrucción o cesión con fines humanitarios, a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente comercializados.

¿Cómo se defendió la empresa holandesa?

Lo que la empresa holandesa “Van Haren” hizo para defenderse ante dicha demanda fue alegar ante el órgano jurisdiccional competente que el registro de la suela roja de un zapato incurría en una nulidad de marca, es decir, la empresa holandesa creía que no se puede registrar esto como marca ya que se incumple la normativa al tratarse de un elemento relativo a la forma y tamaño de un zapato, objeto demasiado genérico que engloba un campo muy amplio y que por lo tanto no se debería de poder patentar de forma exclusiva, que aparece en la ley denominado como signo “funcional” con base al artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux, ley aplicable por la justicia de los Países Bajos, y que establece lo siguiente: “no podrán considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, que da un valor sustancial al producto o que es necesaria para obtener un resultado técnico”.

El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera instancia de la Haya), valoró que no se podía determinar si ese color rojo de la suela constituiría nulidad del registro de marca ya que la Directiva 2008/95/UE en su artículo 3, apartado 1, letra e), hace referencia a características del producto tales como el contorno, la dimensión y el volumen, sin hacer mención al color. El Tribunal determinó que no podía solucionar esto y decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE el 21 de marzo de 2016 para que fuera este quien resolviera a cerca de esta controversia.

¿Cuál fue la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Lo que el Alto Tribunal ha dicho es que aunque lo que se quiere proteger es un color determinado, esta protección no se solicita de manera genérica o global sino para la aplicación de ese color a una suela de zapato de tacón alto, “La forma de un zapato en cuanto tal no es el objeto de la marca, si bien ciertos aspectos de esta forma, a saber, los que nos permiten saber que se trata de un zapato de tacón alto para mujer, parecen formar parte de la misma. De su representación se desprende que el color se aplica a la totalidad de la suela, independientemente del contorno preciso. En cualquier caso, el contorno de la suela parece ser un elemento irrelevante de la marca, que obtiene su carácter distintivo del posicionamiento poco habitual del elemento de color así como, en su caso, del contraste cromático entre las diferentes partes de un zapato”.

Según esta jurisprudencia de la Unión Europea, salvo circunstancias excepcionales y, en particular, en mercados muy específicos, los colores por sí solos no tienen un carácter distintivo desde un inicio sino que esa distinción la van a conseguir a raíz de su uso en relación con los productos o servicios correspondientes como sucede aquí, ya que el consumidor inconscientemente asocia la marca Loubotin con zapatos de tacón con suela roja, por lo que finalmente resolvió la cuestión prejudicial y estimó por tanto, que no se estaba incumpliendo aquí la normativa de patentes y marcas, por lo cual la empresa Louboutin podrá seguir teniendo protegida su famosa suela roja bajo el amparo de la ley.

Para evitar estos conflictos entre marcas, se puede llevar a cabo un contrato de licencia, mediante el cual se concede la facultad de utilizar una determinada marca, ya sea de manera exclusiva o no exclusiva:

Contrato de licencia de marca comercial

Equipo MilContratos.com

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